【裁判要旨】

　　一般情況下，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)、足以造成市場混淆的，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；但特定情況下，被告雖在相同商品上使用與原告注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，但鑒于該商標(biāo)系被告在先善意使用的品牌名稱和字號，且被告在類似商品有與原告注冊商標(biāo)相同的在先的注冊商標(biāo)，結(jié)合被告字號以及品牌名稱持續(xù)長期使用所累積的知名度和商譽高于原告的商標(biāo)，根據(jù)權(quán)利并存的原理，不宜對被告的使用行為認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。

　　案號：一審：(2012)浙杭知初字第362號；

　　二審：(2013)浙知終字第222號

　　【案情】

　　上訴人(原審被告)：深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱歌力思服飾公司）。

　　被上訴人(原審原告)：王碎永。

　　原審被告：杭州銀泰世紀(jì)百貨有限公司（以下簡稱銀泰百貨公司）。

　　2012年3月7日，王碎永以歌力思服飾公司在女包上使用與王碎永第7925873號、第4157840號注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，及銀泰百貨公司銷售上述商品的行為侵害其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由訴至原審法院，請求判令：1、兩被告停止侵權(quán)；2、兩被告消除影響，并在《中國企業(yè)報》和歌力思服飾公司網(wǎng)站首頁上連續(xù)15日刊登聲明，內(nèi)容為：使用在手提包等商品上的“歌力思”商標(biāo)屬于王碎永所有，歌力思服飾公司在手提包上使用“歌力思”商標(biāo)屬侵權(quán)行為；3、歌力思服飾公司賠償王碎永600萬元；4、歌力思服飾公司承擔(dān)王碎永維權(quán)的合理費用11萬元；5、本案訴訟費由歌力思服飾公司與銀泰百貨公司承擔(dān)。

　　法院經(jīng)審理查明：

　　一、相關(guān)主體信息。2007年4月17日，王碎永作為個體工商戶的經(jīng)營者，成立廣州市白云區(qū)三元里休歌皮具商行，該企業(yè)的經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售皮革制品。該企業(yè)因經(jīng)營不善于2011年6月17日注銷。

　　深圳市歌力思服飾設(shè)計有限公司成立于1996年11月18日，2011年5月9日更名為深圳市歌力思投資管理有限公司。深圳歌力思服裝實業(yè)有限公司成立于1999年6月8日，深圳市歌力思服飾設(shè)計有限公司、歌力思國際發(fā)展有限公司為其四個股東(發(fā)起人)中的兩個，2011年11月4日，該公司更名為歌力思服飾公司。廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會出具給國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會的證明載明：歌力思服飾公司是中國服裝協(xié)會副會長單位，是一家集設(shè)計、生產(chǎn)、營銷為一體的大型企業(yè)。其品牌“ELLASSAY(歌力思)”在行業(yè)中具有較高知名度和影響力。2008年入選中國500最具價值品牌排行榜，品牌價值達(dá)8.9億元；2010年，在《福布斯》中國潛力企業(yè)榜中首度上榜列22位，成為唯一入選榜單的女裝品牌。歌力思服飾公司與銀泰百貨公司自2008年11月起即存在聯(lián)營專柜合同關(guān)系，歌力思服飾公司在銀泰百貨公司設(shè)專柜經(jīng)營其生產(chǎn)的注冊商標(biāo)為“歌力思”與“ELLASSAY'’的女裝。歌力思服飾公司向銀泰百貨公司提供了其經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)商標(biāo)證明，并在雙方簽訂的合同中承諾確保其專柜銷售商品的質(zhì)量、計量、物價及標(biāo)識等符合我國產(chǎn)品質(zhì)量法、商標(biāo)法等國家有關(guān)法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)的要求。2012年4月，歌力思服飾公司向銀泰百貨(集團(tuán))有限公司出函承諾：如本案導(dǎo)致銀泰百貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任或遭致任何其他損失均由其承擔(dān)。

　　二、相關(guān)權(quán)利：1、原告的注冊商標(biāo)：第7925873號“歌力思”商標(biāo)的注冊人為王碎永，注冊有效期自2011年6月21日至2021年6月20日，核定使用商品(第18類)：手提包等。第4157840號商標(biāo)的注冊人亦為王碎永，注冊有效期自2008年6月28日至2018年6月27日，核定使用商品(第18類)：手提袋等。2012年8月16日，國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會就申請人深圳市歌力思服飾設(shè)計有限公司對該商標(biāo)的異議復(fù)審發(fā)出商標(biāo)評審申請受理通知書。2、被告的注冊商標(biāo)：第1348583號“歌力思”商標(biāo)的注冊人為深圳市歌力思服飾設(shè)計有限公司，該商標(biāo)核定使用商品(第25類)：服裝等。注冊有效期限自1999年12月28日至2009年12月27日。2008年12月18日，深圳歌力思服裝實業(yè)有限公司受讓取得第1348583號“歌力思”商標(biāo)。2009年11月19日，該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)續(xù)展注冊有效期自2009年12月28日至2019年12月27日。2012年3月1日，該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)變更后注冊人為歌力思服飾公司。第4225104號“ELLASSAY'’商標(biāo)注冊人為深圳歌力思服裝實業(yè)有限公司，該商標(biāo)核定使用商品(第18類)：手提包等。注冊有效期限自2008年4月14日至2018年4月13日。

　　三、侵權(quán)行為：根據(jù)浙江省杭州市錢塘公證處出具的(2011)浙杭錢證民字第7318號、第7317號、第7316號公證書，應(yīng)王碎永申請，該公證處公證員李冰與工作人員王宇航會同王碎永的委托代理人應(yīng)振芳于2011年9月26日上午，進(jìn)行了如下證據(jù)保全事項：在杭州市銀泰百貨慶春店三樓標(biāo)有“ELLASSAY'’字樣的專柜，應(yīng)振芳以2682元的價格購包一個，取得貨物名稱為歌力思包、蓋有“杭州銀泰世紀(jì)百貨有限公司發(fā)票專用章”的機(jī)打發(fā)票一張；在杭州市銀泰百貨武林店三樓標(biāo)有“ELLASSAY'’字樣的專柜，應(yīng)振芳以1881元的價格購包一個，并取得貨物名稱為ELLASSAY包、蓋有“浙江銀泰百貨有限公司發(fā)票專用章”的機(jī)打發(fā)票一張；在杭州市銀泰百貨西湖店A區(qū)四樓標(biāo)有“ELLASSAY'’字樣的專柜，應(yīng)振芳以3116元的價格購包一個，并取得貨物名稱為箱包、蓋有“杭州銀泰百貨有限公司發(fā)票專用章”的機(jī)打發(fā)票一張。上述所購之包均為女式手提包，吊牌上均顯示：品牌中文名：歌力思，品牌英文名：ELLASSAY。被告在全國各地專賣店均有前述銷售行為，原告亦對被告在南京、上海福州等地的銷售行為進(jìn)行了公證取證。

　　【審判】

　　浙江省杭州市中級人民法院審理后認(rèn)為，本案爭議焦點在于：歌力思服飾公司與銀泰百貨公司是否侵犯王碎永的商標(biāo)專用權(quán)。王碎永系本案所涉第7925873號、第4157840號注冊商標(biāo)注冊人，現(xiàn)該兩商標(biāo)尚在注冊有效期限內(nèi)，根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第三條第一款關(guān)于“經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)為注冊商標(biāo)，包括商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)和集體商標(biāo)、證明商標(biāo)；商標(biāo)注冊人享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律保護(hù)”之規(guī)定，王碎永享有的商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)受法律保護(hù)?！吨腥A人民共和國商標(biāo)法實施條例》第三條規(guī)定：“商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”，據(jù)此，歌力思服飾公司在其手提包產(chǎn)品的吊牌上標(biāo)注“品牌中文名：歌力思”標(biāo)識的行為應(yīng)認(rèn)定為將該標(biāo)識作為商標(biāo)在商品上的使用，歌力思服飾公司關(guān)于其被訴侵權(quán)商品吊牌上的“歌力思”標(biāo)識是作為字號使用而不是作為商標(biāo)使用的抗辯主張不能成立。

　　本案中，經(jīng)庭審比對被訴侵權(quán)商品使用的“歌力思”商標(biāo)與王碎永第7925873號“歌力思”注冊商標(biāo)，可見二者的中文文字完全一致，故為相同商標(biāo)；比對被訴侵權(quán)商品所使用的“歌力思”商標(biāo)與王碎永第4157840號圈注冊商標(biāo)各要素可見，雖然第4157840號商標(biāo)的“歌力思”文字部分在圖文商標(biāo)所占比例小于該商標(biāo)圖形部分，但因中文文字部分能夠給相關(guān)公眾更為直觀、醒目和清晰的印象，故認(rèn)定二者為近似的商標(biāo)?！吨腥A人民共和國商標(biāo)法》第五十一條規(guī)定：“注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限”，第五十二條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)：

　　(一)未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的；

　　(二)銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的；據(jù)此，因本案所涉被訴侵權(quán)的女式手提包與王碎永第7925873號、第4157840號注冊商標(biāo)核定使用的手提包、手提袋屬相同種類商品；本案所涉被訴侵權(quán)商標(biāo)與王碎永的第7925873號注冊商標(biāo)相同、與王碎永第4157840號注冊商標(biāo)相近似，使得被訴侵權(quán)商品極易造成相關(guān)公眾混淆；并且，歌力思服飾公司與銀泰百貨公司無法證明在生產(chǎn)、銷售的被訴侵權(quán)商品上使用“歌力思”商標(biāo)已經(jīng)獲得商標(biāo)注冊人王碎永的許可或授權(quán)；該院認(rèn)定歌力思服飾公司未經(jīng)商標(biāo)注冊人王碎永許可、在其商品上擅自使用與王碎永第7925873號注冊商標(biāo)相同、與第4157840號注冊商標(biāo)相近似商標(biāo)的行為侵犯了王碎永上述注冊商標(biāo)專用權(quán)，銀泰百貨公司銷售侵犯王碎永注冊商標(biāo)專用權(quán)商品的行為亦構(gòu)成對王碎永上述注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。王碎永要求歌力思服飾公司與銀泰百貨公司停止侵犯王碎永商標(biāo)專用權(quán)的行為，要求歌力思服飾公司賠償經(jīng)濟(jì)損失并在《中國企業(yè)報》上刊登聲明消除影響(聲明內(nèi)容如下：歌力思服飾公司在手提包上使用的“歌力思”商標(biāo)屬于王碎永所有)的訴訟請求具有事實依據(jù)并符合法律規(guī)定，該院予以支持。歌力思服飾公司關(guān)于王碎永惡意注冊和使用涉案商標(biāo)的抗辯主張依據(jù)不足，不能成立。

　　據(jù)此判決：

　　一、歌力思服飾公司、銀泰百貨公司立即停止侵害王碎永享有第7925873號、第4157840號商標(biāo)專用權(quán)的行為，即歌力思服飾公司立即停止使用侵害王碎永商標(biāo)專用權(quán)的商標(biāo)標(biāo)識。銀泰百貨公司立即停止銷售侵害王碎永商標(biāo)專用權(quán)商品的行為；

　　二、歌力思服飾公司于判決生效之日起十日內(nèi)賠償王碎永經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理費用共計10萬元；三、歌力思服飾公司于判決生效之日起三十日內(nèi)在《中國企業(yè)報》刊登聲明消除影響(聲明內(nèi)容須經(jīng)該院審核確定)，費用由歌力思服飾公司負(fù)擔(dān)；四、駁回王碎永的其他訴訟請求。

　　浙江省高級人民法院基于同樣的事實和理由對一審判決予以維持，該案現(xiàn)已生效。

　　【評析】

　　一、被告歌力思服飾公司的使用行為是否屬于商標(biāo)性使用。

　　對標(biāo)識的使用一般分為兩種，描述性使用和商標(biāo)性使用，前者系對商品或服務(wù)本身進(jìn)行描述；后者指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用以指示商品或服務(wù)的特定來源。本案相關(guān)的注冊商標(biāo)有四個，原告王碎永的第7925873號注冊商標(biāo)“歌力思”、第4157840號注冊商標(biāo)，核準(zhǔn)商品種類均為第18類，手提包等；被告的第1348583號商標(biāo)“歌力思”，核準(zhǔn)商品種類為第25類，服裝等；第4225104號商標(biāo)“ELLASSAY'’，核準(zhǔn)商品種類為第18類，手提包等。本案被訴侵權(quán)商品為女裝手袋，涉及到的商品種類為第18類。從字面意義上比對，被告在手袋吊牌上使用“品牌中文名：歌力思，品牌英文名ELLASSAY'”，吊牌上使用的“歌力思”字樣與原告的第7925873號商標(biāo)“歌力思”完全相同，與原告第4157840號注冊商標(biāo)中的中文部分相同。該行為是否屬于商標(biāo)性使用，關(guān)鍵看“歌力思”是否能夠指示商品的來源。被告在商品吊牌上標(biāo)注“歌力思”前注明的“中文品牌名”，即已表示其以“歌力思”標(biāo)識區(qū)別于其他商品之商標(biāo)功能的明確意思；其次，吊牌作為附著在商品上有著該商品名稱、標(biāo)識、產(chǎn)地等信息的小卡片，除了作為商品的合格證，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、成分、等級、檢驗號等情況外，在吊牌上印刷的企業(yè)名稱、Logo、地址、電話等，可以起到識別某一銷售者的產(chǎn)品或服務(wù)的作用，故在商品內(nèi)壁、外壁、拉鏈頭等處標(biāo)注商標(biāo)標(biāo)識屬商標(biāo)使用，在商品吊牌上標(biāo)注商標(biāo)標(biāo)識亦屬商標(biāo)的使用行為。

　　二、被告是否侵害原告的商標(biāo)權(quán)。

　　在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中，道德與法律相交織的一個重要領(lǐng)域是對于惡意使用他人商標(biāo)、攀附他人商標(biāo)美譽和知名度的“搭便車”行為的遏制。通常而言，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的行為，本身就足以推定其具有“惡意”。但是否任何案件都能這么一刀切的機(jī)械理解呢？1999年國家工商行政管理局在《關(guān)于商標(biāo)行政執(zhí)法中若干問題的意見》中指出，善意地使用自己的名稱或者地址，不屬于商標(biāo)侵權(quán)行為。該意見雖已失效，但針對本案，仍具有一定參考價值。梳理本案的事實脈絡(luò)，被告于1996年開始持續(xù)使用“歌力思”的字號，并于1999年將“歌力思”注冊為第25類服飾的商標(biāo)，逐漸形成自己的“歌力思”服飾品牌。原告于2004年申請、于2009年申請“歌力思”在第18類皮具上注冊。前者于2008年核準(zhǔn)，后者于2011年核準(zhǔn)。被告在自己生產(chǎn)的手袋上使用“歌力思”字樣，指示了商品的來源來自被告，屬于商標(biāo)性使用；鑒于被告的字號“歌力思”已經(jīng)持續(xù)使用較長時間，其“歌力思”品牌已形成良好的商譽，取得較高的知名度，被告該商標(biāo)使用行為同時糅合其字號及品牌名稱，屬于持續(xù)一貫的善意使用。且被告的字號、品牌名稱與原告商標(biāo)的知名度相差甚遠(yuǎn)，被告沒有必要攀附原告的商譽；因兩者知名度相差過于懸殊，亦不會導(dǎo)致消費者對被告的商品產(chǎn)生來源于原告的混淆。故被告的行為不構(gòu)成侵害原告的商標(biāo)專用權(quán)。

　　三、原告將被告使用在先的字號和品牌名稱“歌力思”申請為注冊商標(biāo)的行為是否構(gòu)成侵權(quán)。

　　本案中，原告的注冊商標(biāo)與被告的在先注冊商標(biāo)、字號均相同，被告如何救濟(jì)自己的相關(guān)權(quán)利呢？因法律規(guī)定，已經(jīng)核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)之間的權(quán)利沖突法院不予受理，告知其通過商標(biāo)異議撤銷等行政程序解決。以他人注冊商標(biāo)使用的文字、圖形侵犯其企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。故原告將被告使用在先的字號和品牌名稱“歌力思”申請為注冊商標(biāo)的行為可能構(gòu)成惡意搶注的不正當(dāng)競爭行為。在處理權(quán)利沖突問題時，既要尊重使用現(xiàn)狀，也要避免泛道德化、情緒化，不適當(dāng)?shù)臄U(kuò)展惡意搶注的范圍。惡意本身是一個道德判斷，只有當(dāng)惡意達(dá)到一定程度時，法律才加以禁止。關(guān)于原告是否構(gòu)成惡意，可以從以下幾個方面綜合判斷：首先，歌力思三個字為被告法定代表人創(chuàng)建品牌時自主設(shè)計的臆造詞匯，先天就具有很高的顯著性，他人通過自己思考巧合性地臆造出“歌力思”三個字組合成一個新的詞語的幾率較低；其二，被告歌力思服飾公司成立于1996年，歌力思商標(biāo)注冊于1999年，在原告2004年申請注冊、于2009年申請“歌力思”注冊時，已經(jīng)持續(xù)使用字號、品牌名稱，將“歌力思”三個字累積了相當(dāng)?shù)闹?，原告一直在廣州開皮具廠，被告為深圳公司，二者地域相近，皮具與服裝均為服飾，二者在業(yè)務(wù)范圍上有很大關(guān)聯(lián)性，原告很容易知悉“歌力思”的知名度。最后，也是一個比較重要的參考因素，原告有將“張曼玉”等知名藝人名字申請注冊被駁回的先例。綜上，原告將“歌力思”三字申請為注冊商標(biāo)的行為侵害了被告在先的品牌名稱、企業(yè)字號等相關(guān)權(quán)利。

　　在現(xiàn)實商業(yè)運作中，商標(biāo)的使用往往與品牌名稱、企業(yè)名稱、字號等使用行為交織在一起，導(dǎo)致商標(biāo)專用權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、字號權(quán)等因交互使用產(chǎn)生權(quán)利沖突的問題。司法實踐要正確處理權(quán)利沖突問題，必須尊重權(quán)利的現(xiàn)狀，鼓勵權(quán)利的實際使用，尊重多元性，為品牌發(fā)展留足空間，鼓勵正當(dāng)競爭，兼顧公平與秩序，全面、審慎地考慮影響侵權(quán)認(rèn)定的所有事實因素，切忌機(jī)械片面理解商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成要件，不當(dāng)擴(kuò)大侵權(quán)認(rèn)定的范圍。